Cómo proteger tu marca en el exterior: lecciones del caso Frisby

El reciente caso de Frisby en España —donde una empresa registró la marca sin autorización de sus creadores colombianos— abrió una conversación urgente sobre la protección de activos intangibles de propiedad intelectual en escenarios internacionales. Más allá del debate público y jurídico, la situación deja una pregunta clave para empresas, organizaciones y emprendimientos de todos los tamaños: ¿cómo evitar que algo así ocurra?

Para orientar sobre este tema desde el conocimiento académico y práctico, consultamos a Juan Carlos Suárez Delgadillo, abogado experto en propiedad intelectual y director de la Oficina Legal de Innovación y Extensión (OLIE) del HUB iEX de la Universidad El Bosque, quien compartió recomendaciones clave para prevenir este tipo de conflictos y fortalecer la estrategia legal detrás de una marca.

El primer paso: registrar donde se quiera tener presencia

“La marca puede convertirse en el activo de propiedad intelectual más valioso de una empresa, pero para que eso ocurra debe estar debidamente registrada”, explica el experto. 

Tener reconocimiento o visibilidad no garantiza derechos legales sobre ella: para eso, es necesario registrar el signo distintivo ante la autoridad correspondiente —en Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)— y, si se desea operar fuera del país, iniciar el trámite en cada jurisdicción de interés.

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No se trata de registrar en todo el mundo, sino de hacerlo estratégicamente. “Registrar una marca en otros países requiere un análisis del modelo de negocio. La inversión debe estar justificada por los planes de presencia a corto o mediano plazo”, añade.

¿Cómo registrar una marca internacional?

Aunque el trámite varía según cada país, el proceso general para registrar una marca en el exterior incluye pasos como la búsqueda de antecedentes marcarios, la presentación de la solicitud ante la oficina competente, su publicación para oposición de terceros, el análisis legal de fondo y la expedición del certificado de registro, si la oficina encuentra fundamentos para su concesión. Algunos países exigen el uso comprobado de la marca en su mercado (como Estados Unidos), mientras que otros permiten registros anticipados.

Una alternativa eficiente para quienes buscan proteger su marca en varios países al mismo tiempo es el Protocolo de Madrid, al que Colombia está adherido desde 2012. A través de una sola solicitud presentada ante la SIC, se puede extender la solicitud de protección a más de 120 países miembros. 

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El proceso se realiza en español, con tarifas unificadas y sin necesidad de acudir a cada jurisdicción por separado; sin embargo, cada país conserva el derecho de aceptar o rechazar la solicitud conforme a su legislación local.

Además, es posible realizar todo el trámite en línea a través del SIPI, el sistema de propiedad industrial de la SIC. Para quienes necesiten orientación personalizada, la entidad ofrece asesoría gratuita mediante su Centro de Información Tecnológica y Apoyo a la Gestión de la Propiedad Industrial (CIGEPI). Más detalles sobre requisitos, formularios, tasas y países miembros pueden consultarse en el sitio oficial la SIC.

¿Qué pasa si no se registra?

Los riesgos son altos. Si una marca no está registrada en un país donde podría tener impacto, un tercero podría hacerlo antes. En ese caso, la empresa original perdería el derecho a usar su propio nombre comercial en ese territorio, o se vería obligada a negociar —o incluso litigar— con quien obtuvo el registro primero. “Eso puede traducirse en procesos largos, costosos y complejos”, advierte el experto.

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Además, si no hay solicitudes de registro de marca en trámite o concesiones en otros países, el principio de territorialidad. Cada país reconoce derechos sobre marcas únicamente dentro de su propio marco legal. Esto explica por qué, en principio, una empresa podría registrar “Frisby” en Europa sin que exista una relación con la original en Colombia.

¿Qué hacer si ya ocurrió?

En escenarios como el de Frisby, el derecho marcario no es la única vía de defensa. El director de la OLIE recuerda que hay elementos protegidos por derecho de autor —como el logotipo, las ilustraciones y la identidad gráfica— que pueden usarse como argumentos legales si fueron copiados. También es posible apelar a normativas sobre competencia desleal, especialmente si se demuestra un aprovechamiento de la reputación construida por la marca original.

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“La actuación contraria a la buena fe comercial, como el uso no autorizado de la imagen corporativa, puede ser cuestionada legalmente”, indica.

Anticiparse es clave

Más allá del caso específico, el mensaje es claro: toda empresa —aunque no tenga planes inmediatos de expansión— debe tener en cuenta la propiedad intelectual desde las etapas tempranas del negocio. Una marca bien protegida es un escudo legal y una inversión estratégica.

“Casos como el de Frisby dejan una lección para emprendedores y empresarios: entender la propiedad intelectual como parte del modelo de negocio evita la pérdida de control sobre activos clave”, afirma el director.

¿Qué apoyo ofrece la Universidad El Bosque?

Desde la Universidad El Bosque, la OLIE del HUB iEX ofrece asesoría y formación permanente en propiedad intelectual, con especial énfasis en la protección de marcas. Una de sus iniciativas más destacadas es el programa “Emprendedor, protege tu marca”, que brinda acompañamiento integral a quienes están construyendo sus proyectos desde la academia.

Además, cuentan con programas de estrategia legal para innovadores y emprendedores, orientados a que los activos intangibles no se conviertan en una vulnerabilidad, sino en una ventaja competitiva.